15
12月
2021

易聚律所周美华、韩兴谦律师参加寰逸美国商标事件交流会(附针对中国企业建议)

  12月15日上午,寰逸事件交流会在中国(深圳)知识产权保护中心顺利召开,保护中心宋洋主任、邓爱科副主任、海外维权部多位专家参加会议,北京易聚律师事务所周美华律师、韩兴谦律师等专家线上参加了交流会。专家们就寰逸事件暴露出的问题以及应对策略进行了充分交流。

  寰逸事件是指深圳市寰逸知识产权有限公司被美国专利商标局制裁一事。美国专利商标局近日发布决定,深圳市寰逸知识产权有限公司因多次实施非法代理、代签申请、提供虚假地址、共享申请账户等不正当行为,美国专利商标局将其代理的15000多个美国商标全部被作废,永久禁止深圳寰逸公司及公司员工代表他人向美国专利商标局提交申请,并阻止答辩人进行进一步的通信或陈述。

  座谈会上,周美华律师表示,该事件中对于被作废商标的注册人而言,后期会面临商品销售没有品牌保护的法律风险,对于该类有商标实际使用需求的企业来说,可以尝试委托美国律师重新申请商标注册,提供使用证据。同时提醒在美国有商品销售的企业抓紧时间自查自身商标在注册过程中是否存在上述处罚事件中的各类不正当以及不诚信行为。

  周美华律师表示,2021年12月18日,美国《关于2020年商标现代化法案实施条例的修订规定》(Changes To Implement Provisions of the Trademark Modernization Act of 2020)将实施。这次的修正案修改了美国专利商标局的商标注册异议和注销程序,并增加了新程序。

  1、新增两项可单方申请撤销注册商标的程序:

  ①注册商标单方删除程序:商标注册满三年之后十年以内,任何人可在提供初步合理调查证据等基础上,以注册商标未实际使用为由申请撤销该注册商标在部分/全部商品或服务上的注册。此外,美国USPTO局长亦可依职权发起注册商标的单方清理程序。

  ②注册商标单方重新审理程序:商标注册满五年之内,任何人可在提供初步合理调查证据的基础上,以该注册商标未在“有关日期(Relevant Date)”之前实际使用为由提起重新审理申请。此外,USPTO局长亦可依职权发起注册商标单方重新审理程序。

  2、新增商标撤销程序的起诉理由:申请人可基于商标所有权人从未将商标用于商业用途为理由,提起撤销程序,但必须在商标注册后的三年内提起。 该法案将商标的真实使用纳入可撤销事由之中,对“相似性”、“显著性”以及“使用在先”的事由进行补充,进一步体现了USPTO对打击虚假商标申请、维护商标注册的诚信性的决心。 尽管上述法案为商标所有人提供了救济渠道,商标所有权人可以上诉至Trademark Trial and Appeal Board,但是上述更加严格的审查制度,势必给中国商标注册申请人申请美国商标注册带来更大的难度。

  韩兴谦律师表示,寰逸事件中寰逸公司主要涉及非法进行商标申请代理、代理中提供虚假信息、代替客户签名、并且共享申请账户等问题,较严重地违反了USPTO的商标申请规则,并且体现出了较强的欺诈。在这种情况下,该事件中涉及的商标申请人或权利人的救济难度较大。

  从目前中国在USPTO的商标申请趋势看,2010年前中国相关企业在USPTO申请商标的比例整体在1%以下,此后,中国企业在USPTO的商标申请量有了一个较快的增长。2021年至今,中国企业的申请比例占到了USPTO申请量的29%。这种快速的增长,一方面确实是中国企业在美国具有真实的商标使用意图,特别是亚马逊电子商务平台的跨境电商企业的需求。但是,也不能排除确实存在占据商标资源、或者谋求政府补贴的申请。

  从中国代理机构USPTO处罚的情况来看,从2015年开始,USPTO发出的“提交理由命令”对象开始逐渐出现中国自然人和法人的身影,特别需要注意的是,2015年至今被USPTO发出提交理由命令或处罚令的中国主体快速增长。特别是2020年,USPTO发出提交理由命令或处罚令的200余家主体中绝大部分是中文拼写,可能与中国企业和个人有关。其中,深圳的企业占据了较为明显的比例。

  针对未来国内主体在美国申请商标的法律风险规避,韩兴谦律师指出,从目前的商标申请趋势及处罚趋势来看,USPTO已经注意到来自中国的非正常申请问题,未来不排除USPTO进一步出台相关政策提高申请门槛。因此,建议申请主体选择合规的商标代理机构,无论是与国外律所合作的国内所,还是直接委托国外律所。这样做可以有效规避因代理所违规可能导致的商标申请被撤销的后果。

  另外,对于风险的规避,韩兴谦律师指出事前防范是相对有效的途径。因为事后一旦产生法律风险,往往可能涉及诉讼等程序,对于一般企业来说经济成本较高。因此,建议相关部门也可以积极对有美国商标申请需求的企业进行法律宣讲,使其了解美国商标申请的基本常识及常见法律风险。

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